Renomowane znaki towarowe – zakres ochrony prawnej (sprawa PUMA vs. PUMA-System)

PUMA vs. PUMA-System – przebieg sporu

Wyrok Sądu UE rozstrzyga spór o rejestrację unijnego znaku towarowego „PUMA-System”. Spór toczył się między światowym gigantem PUMA AG, a niemiecką spółką z branży technologicznej CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH, która pod oznaczeniem PUMA-System wprowadziła na rynek system technologiczny do maszyn stosowanych przy obróbce drewna i metalu.

W 2017r. niemiecka spółka CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH zgłosiła do rejestracji w EUIPO słowny znak towarowy „PUMA-System” dla oznaczania towarów i usług w klasach 7, 9, 16 i 42, m. in. dla takich towarów jak maszyny do obróbki drewna i metalu, dedykowany system technologiczny oraz dla odpowiednich usług. Pomimo tego, że w dużej mierze znak został zgłoszony dla bardzo odległych towarów i usług, z branży zupełnie niezwiązanej z działalnością PUMY, spółka zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego. Podstawę sprzeciwu stanowiły wcześniejsze znaki towarowe PUMA oraz ich silna renoma, na którą powołała się PUMA.

Wydział Sprzeciwów EUIPO wydał decyzję o odrzuceniu sprzeciwu w całości, nawet pomimo niewątpliwej renomy znaków towarowych PUMA i stwierdzenia przez EUIPO podobieństwa między porównywanymi znakami. PUMA odwołała się od tej decyzji, jednakże nie przyniosło to oczekiwanego skutku. Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała decyzję pierwszej instancji w przeważającym zakresie, uznając sprzeciw za zasadny tylko co do części towarów z klasy 9 (takich jak m.in. słuchawki, zestawy słuchawkowe, telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe czy komputery przenośne). PUMA postanowiła walczyć dalej i zaskarżyła decyzję odwoławczą do Sądu UE.

Z niedawno zapadłego wyroku Sadu UE rozstrzygającego ten spór, wynika wiele niezwykle ciekawych tez dotyczących zakresu ochrony renomowanych znaków towarowych znanych marek, takich jak PUMA.

Kiedy renomowany znak towarowy korzysta z rozszerzonej ochrony ?

W opisywanym sporze PUMA oparła się na silnej renomie swoich znaków towarowych i powołała się na art. 8 ust. 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „Rozporządzenie ZTUE”). Przepis ten przyznaje rozszerzoną ochronę znakom towarowym cieszącym się renomą.

Aby znak towarowy mógł korzystać z rozszerzonej ochrony, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1. wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą (a zatem jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców),
2. kwestionowany znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego,
3. istnieje prawdopodobieństwo, że używanie kwestionowanego znaku towarowego przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych ma zastosowanie nawet wtedy, gdy towary i usługi objęte zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wcześniejsze renomowane znaki towarowe. Nie jest również wymagane udowodnienie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd. Wystarczy wykazać, że istnieje związek pomiędzy spornymi znakami, niebezpieczeństwo, że kwestionowany znak towarowy może być kojarzony (łączony) przez właściwy krąg odbiorców z wcześniejszymi znakami towarowymi.

Połowiczny sukces PUMY – rozstrzygnięcie sporu.

Wyrok Sądu UE z 10 marca 2021 r. w sprawie T-71/20 rozstrzygnął opisywany spór, który nie zakończył się jednak wielkim sukcesem PUMY. Sąd UE tylko w części uznał skargę słynnej spółki za zasadną.

Sąd UE przychylił się do skargi PUMY, w zakresie w jakim Izba Odwoławcza wydając decyzję nie była konsekwentna, uznając sprzeciw za zasadny co do części towarów z klasy 9 jak np. „komputery przenośne” i „słuchawki”  i jednoczesne odrzucając sprzeciwu wobec wielu innych szerokich terminów, w których zakresie mieściły się wspomniane wyżej towary, jak na przykład, „sprzęt komputerowy”, „komputery” czy „komputerowe urządzenia peryferyjne”. W konsekwencji, Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej co do części niewyspecjalizowanych towarów i usług w klasach 7, 9, 16 i 42 skierowanych do ogółu społeczeństwa.

Jednakże, w pozostałej części, dotyczącej takich towarów i usług jak maszyny do obróbki drewna i metalu oraz odpowiednie oprogramowanie i usługi, skarga PUMY została oddalona.

Uzasadniając motywy wydanego wyroku, Sąd UE powołał wiele wartych omówienia tez dotyczących ochrony renomowanych znaków towarowych, do jakich niewątpliwie należą znaki towarowe PUMA.

Odnosząc się do rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych, Sąd UE wskazał, że rodzaje szkód, o których mowa w art. 8 ust. 5 Rozporządzenia ZTUE, jeżeli występują, wynikają z pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym, na podstawie którego właściwy krąg odbiorców tworzy związek między tymi dwoma znakami. Istnienie takiego związku w świadomości opinii publicznej stanowi warunek konieczny, do objęcia rozszerzoną ochroną znaków towarowych cieszących się renomą.

Jednakże Sąd UE podkreślił również, że okoliczność, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy są podobne oraz że wcześniejszy znak cieszy się wyjątkową renomą, nie może automatycznie wystarczać do stwierdzenia związku między tymi znakami.

Chociaż podobieństwo towarów lub usług nie jest wymogiem do objęcia renomowanych znaków towarowych rozszerzoną ochroną, to jednak towary lub usługi, dla których porównywane znaki towarowe są zarejestrowane lub zgłoszone, mogą tak bardzo różnić się od siebie, że wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby właściwy krąg odbiorców skojarzył zgłoszony znak towarowy z wcześniejszym renomowanym znakiem.

A taka okoliczność zachodziła właśnie w opisywanym sporze. W ocenie Sądu UE, w części w jakiej skarga została oddalona, z uwagi na bardzo odmienny charakter rozpatrywanych towarów i usług, brak jest związku pomiędzy znakami towarowymi PUMA a znakiem „PUMA-System”.

Jak orzekł Sąd UE – w tym zakresie zgłoszony znak towarowy obejmuje wysoce wyspecjalizowane towary i usługi, a mianowicie maszyny do obróbki drewna i metalu oraz odpowiednie oprogramowanie i usługi. Ze względu na szczególny charakter tych towarów i usług, szczególny, wyspecjalizowany krąg odbiorców, do których są one skierowane oraz brak argumentów ze strony skarżącego w odniesieniu do tych konkretnych towarów i usług, a także z uwagi na fakt, że oznaczenia rozpatrywane nie są identyczne, pomimo siły renomy wcześniejszych znaków i stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi oznaczeniami, właściwy krąg odbiorców nie stworzyłby związku między spornymi znakami towarowymi.

Wcześniej przegrała też PRADA

To nie jest pierwszy spór, który podkreśla, że renoma znaków towarowych ma swoje granice. Podobny spór toczył się wcześniej pomiędzy gigantem modowym PRADA a hotelem THE RICH PRADA z siedzibą na Bali, który pomimo wyjątkowej reputacji swoich znaków towarowych PRADA przegrała. Wyrokiem z 5 czerwca 2018r. Sąd UE w sprawie T-111/16 utrzymał w mocy w całości decyzję Izby Odwoławczej wydaną w sprawie, zezwalając tym samym na rejestrację znaku towarowego THE RICH PRADA, z uwagi na brak wykazania przez dom mody PRADA związku pomiędzy spornymi znakami w świadomości właściwego kręgu odbiorców. Wyrok ten jest o tyle bardziej kontrowersyjny, że znak THE RICH PRADA był zgłoszony i został zarejestrowany dla bardzo szerokiej i różnorodnej gamy towarów i usług, obejmujących wszystko, od „kawy”, przez „wynajem maszyn do zamiatania dróg”, po „usługi opieki nad dziećmi” czy „usługi górnicze”.

Ze sporu PUMA vs. PUMA-System można wyciągnąć wiele istotnych wniosków. Rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie kolejny raz podkreśla, że rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych, nawet odznaczających się wyjątkowo silną renomą, nie jest nieograniczona. Do zastosowania takiej ochrony, niezbędne jest istnienie jakiegokolwiek powiązania pomiędzy porównywanymi towarami i usługami oraz, co kluczowe, wykazanie istnienia związku między tymi znakami w odbiorze właściwego kręgu odbiorców. Renomowany charakter znaku towarowego nie daje uprawnionemu automatycznie monopolu na użycie tego oznaczenia dla dowolnych towarów i usług.

apl. adw. Anita Piekutien, Kancelaria GKR Legal